Costas en un proceso de oposición de marcas: regulación y ejemplos prácticos

Análisis de las costas en procesos de oposición de marcas: regulación y artículo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626

Las costas en un proceso de oposición de marcas son un aspecto fundamental que influye en la estrategia de las empresas al considerar si iniciar o defender un procedimiento de oposición. El Reglamento (UE) 2017/1001 proporciona las bases generales sobre la asignación de costas, mientras que el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431, y en particular su artículo 18, detalla los procedimientos y cuantías.

Regulación de las costas proceso de oposición de marcas y enfoque en el artículo 18

El artículo 18 del Reglamento de Ejecución regula la liquidación de costas y establece los criterios que deben seguirse para su presentación y evaluación. Uno de los aspectos más relevantes es el apartado 1.c del artículo 18, que detalla las cuantías máximas reembolsables por concepto de honorarios de representación y otros gastos.

Detalles del artículo 18.1.c: Cuantías máximas

El artículo 18.1.c especifica que las costas en el proceso de oposición de marcas reembolsables están sujetas a un límite máximo, que incluye:

• Honorarios de representación: La parte ganadora puede reclamar hasta un máximo de €300 por los honorarios de representación legal, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas y se presente la justificación correspondiente.
• Otros gastos: Si la parte ganadora ha incurrido en otros gastos directamente relacionados con el proceso, estos también pueden ser reembolsados, pero deben ser considerados razonables y proporcionales.

Estas cuantías tienen el objetivo de evitar excesos y asegurar que los reembolsos estén alineados con lo que la EUIPO considera razonable en el contexto del procedimiento.

Decisión sobre el reparto de costas

La decisión sobre el reparto de costas se toma como una decisión sobre el fondo de la oposición planteada en el contexto de registro de una marca. En todos los demás casos en los que la División de Oposición de la EUIPO cierre el asunto, se adjuntará a la notificación una decisión sobre las costas. Cuando las costas se limiten a los costes de representación y a la tasa de oposición, la decisión por la que se fija el importe de las costas se incluirá en la decisión sobre el reparto de las costas, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

Esta disposición asegura que, en casos de cierre anticipado o desistimiento, las partes conozcan claramente su responsabilidad económica, especialmente cuando los costes solo incluyen los gastos de representación y la tasa de oposición. Este enfoque evita malentendidos y proporciona un proceso más transparente en cuanto a la asignación de gastos.

Ejemplo explicativo del artículo 18.1.c y relación con los artículos 109.1 y 109.2

Imaginemos que la empresa A presenta una oposición contra la marca solicitada por la empresa B. Y la empresa B, sea por la causa que sea, decide retirar su solicitud antes de que se emita una resolución final por parte del examinador de la EUIPO. Según lo dispuesto en el artículo 109.4 del Reglamento (UE) 2017/1001, al haber retirado su solicitud, la empresa B deberá reembolsar a la empresa A los gastos incurridos en el proceso de oposición.

Gastos reclamables en virtud de los artículos 109.1 y 109.2 del Reglamento (UE) 2017/1001

En el marco de los artículos 109.1 y 109.2, los gastos reclamables incluyen:

1. Costes de representación: El artículo 109.1 establece que la parte ganadora puede reclamar los honorarios razonables de representación legal. En este caso, el artículo 18.1.c del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 limita el reembolso a un máximo de €300 por honorarios de representación, incluso si los gastos de la empresa A fueron superiores a esa cantidad. Esta cuantía máxima asegura que el reembolso se mantenga dentro de límites razonables y proporcionales, evitando que los costes de representación se conviertan en una carga desproporcionada para la parte que desiste.
2. Tasas de oposición: Según el artículo 109.2, las tasas administrativas asociadas a la oposición son también recuperables. Estas tasas incluyen la tarifa oficial pagada a la EUIPO para presentar la oposición. Dado que la empresa A incurrió en este gasto como parte de su defensa contra la solicitud de la empresa B, puede reclamar esta tasa de oposición como parte de los gastos a reembolsar. La EUIPO reembolsará la totalidad de la tasa de oposición, siempre y cuando se haya efectuado el pago correctamente y esté documentado.
3. Otros gastos justificados: Aunque los honorarios de representación tienen un límite máximo de 300 euros y las tasas de oposición son reembolsables en su totalidad, los artículos 109.1 y 109.2 también permiten que la parte ganadora reclame otros gastos razonables y necesarios. Estos pueden incluir, por ejemplo, gastos de traducción o presentación de documentación necesaria para el caso de oposición. Sin embargo, cualquier otro gasto adicional deberá ser justificado adecuadamente para que la EUIPO considere su reembolso conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 18.

Si deseas profundizar sobre cómo proteger una marca en el contexto de conflictos legales, puedes leer más en nuestro artículo sobre cómo proteger tu marca frente a conflictos en el proceso de oposición.

Aplicación del artículo 109.4 del Reglamento (UE) 2017/1001 en relación a lo establecido en el articulo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626

Cuando la empresa B retira su solicitud de marca en el marco de un proceso de oposición, y, por lo tanto, el proceso finaliza sin una resolución sobre el fondo, la empresa B queda obligada a reembolsar los costes que la empresa A haya incurrido, siempre conforme a los límites y directrices detallados en el artículo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431.

Resumen de gastos reclamables en este caso:

• Honorarios de representación: Hasta un máximo de 300 euros.
• Tasa de oposición: Reembolsable en su totalidad.
• Otros gastos justificables: Siempre que sean necesarios, proporcionados y claramente documentados.

Este marco legal fomenta la responsabilidad de las partes al iniciar o responder a procedimientos de oposición y protege a ambas partes frente a costes excesivos, manteniendo el equilibrio y la equidad en la asignación de costas dentro de los procesos de la EUIPO.

Consideraciones estratégicas para las empresas

Para evitar costes inesperados o generar frustración en el trámite de registro de una marca, las empresas deben:

1. Revisar la normativa vigente: Familiarizarse con los límites de reembolso para planificar de manera más precisa los recursos asignados a un procedimiento de oposición.
2. Documentar adecuadamente los gastos: Mantener un registro detallado de los honorarios y otros gastos es esencial para presentar una reclamación de costas válida.
3. Evaluar la relación coste-beneficio: Antes de iniciar un proceso de oposición, las empresas deben sopesar los costes potenciales en relación con las cuantías máximas reembolsables.
4. Estudio de viabilidad de marca: Para una comprensión más detallada sobre el concepto de distintividad de una marca y su relevancia en procesos de oposición, te invitamos a revisar nuestro artículo sobre el carácter distintivo de una marca: concepto y relevancia.

Conclusión

Las costas en un proceso de oposición de marcas están claramente definidas en los reglamentos aplicables, y el artículo 18 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 desempeña un papel clave al establecer los límites de las cuantías reembolsables. Este enfoque ayuda a mantener un equilibrio entre las partes y asegura que el proceso de oposición sea justo y razonable desde un punto de vista económico.

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